현재위치 : > 뉴스 > 오피니언 > 브릿지칼럼

[브릿지 칼럼] 슬기로운 상표권 획득법

입력 2022-11-24 14:11 | 신문게재 2022-11-25 19면

  • 퍼가기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 구글
  • 밴드
  • 프린트
전소정 변리사
전소정 인탤런트 특허법률사무소 변리사

tvN에서 방영하는 ‘유퀴즈 온더 블록’ 제63화에는 박일환 전 대법관이 출연했다. 그는 1999년 자신이 특허법원 부장판사 당시 판결했던 ‘초코파이’ 사건이 기억에 남는다고 말했다. 이 사건에서 그는 오리온 제과가 먼저 사용 등록한 ‘초코파이’ 등록상표가 이제는 더 이상 상표 또는 브랜드로서의 역할을 하지 못하고, 동그란 빵에 초코가 뒤덮인 파이 형태의 빵을 일컫는 ‘보통명칭’이 되었다고 판단했다.


‘초코파이’와는 반대로 농심의 ‘새우깡’은 적극적인 상표 관리를 통해 보통명칭화되지 않고 상표권을 유지한 케이스이다. 농심은 1972년에 ‘새우깡’ 상표를 출원하여 등록 받았으나 이후 삼양에서도 ‘삼양 새우깡’을 출원하여 등록을 받자 적극적으로 이의신청을 제기하여 대법원까지 가서 ‘새우깡’의 사용에 의한 식별력을 인정 받았다. 즉 ‘새우깡’은 농심에서만 사용할 수 있는 독점적 상표권을 유지하게 된 것이다.

이는 기업들에게 상표의 등록 뿐만 아니라 등록상표 관리의 중요성을 시사한다. 최근에 문제가 된 매일유업의 ‘매일’ 상표와 모 기업의 ‘매일만나’ 상표 사건에서도 우리는 식별력이 약한 상표 관리의 중요성을 다시 한번 배울 수 있다.

첫째, ‘매일’ 또는 ‘Maeil’은 ‘시기 표시’로서 본래 식별력이 미약하여 특정인에게 독점될 수 없는 상표이다. ‘매일’은 많은 기업들이 브랜드에 포함시키고 싶어하는 단어이다. 그러나 ‘매일’ 자체만으로는 식별력이 미약하여 특정인에게 독점될 수 없는 상표이다. ‘매일’과 식별력 있는 어떤 문자 또는 도형을 결합하는 방식으로 등록이 가능하다. 매일과 결합되는 문자나 도형이 식별력이 다소 약하더라도 ‘매일’과의 결합으로 새로운 관념을 형성할 경우에는 상표 등록이 가능하다.

둘째, ‘매일’ 또는 ‘Maeil’이 사용에 의한 식별력과 주지저명성을 인정 받은 상품은 유제품, 이유식 등의 상품에 제한된다. 그러나 법원은 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’은 매일유업이 40년 이상 유제품, 이유식 등의 상품에 광범위하게 사용함으로써 수요자들에게 해당 제품들에 대해서는 저명상표로 인정될 정도에 이르렀다고 보아 사용에 의한 식별력을 제안적으로 인정하였다.

따라서 이들 상품들에 대해서는 ‘매일’은 매일유업만이 독점적으로 사용할 수 있다. ‘매일’에 특정 문자 또는 도형을 결합하여 출원하더라도 등록 받을 수 없고, 상품에 사용할 경우엔 상표권의 침해를 구성할 수 있다. 따라서 식품 기업들로서는 상품의 종류에 따라 ‘매일’이라는 상표명을 사용 또는 출원할 수 있을지 여부가 달라지므로 브랜드 전략 수립 시 이와 같은 점을 고려하여야 한다.

셋째 상표 등록 후 상표의 관리 정도에 따라 상표의 식별력은 후발적으로 상실되거나 획득될 수 있다. 기업들은 상표가 등록될 때까지만 최선을 다할 뿐 등록 후의 관리를 소홀히 하는 경우가 많다. 물론 상표 관리를 잘하면 사용에 의한 식별력을 ‘매일’과 같이 취득할 수 있다. 그러면 ‘매일’과 같이 상표 등록을 받기 힘든 자연어를 자사의 제품군에 대해서 독점적인 브랜드 가치를 향유할 수 있게 되는 것이다.

따라서 기업들로서는 식별력이 문제가 되는 상표를 브랜드에 포함시키고 싶을 때 상표의 등록 뿐만 아니라 사후 관리까지 함께 고려하는 종합적인 전략을 수립해야 한다.

 

전소정 인탤런트 특허법률사무소 변리사

   이 기사에 댓글달기

  • 퍼가기
  • 페이스북
  • 트위터
  • 구글
  • 밴드
  • 프린트

기획시리즈

  • 많이본뉴스
  • 최신뉴스

산청군청

진주시청

사천시청

장흥군청

순천농협

거창군청

국민연금공단

합천군청

세종특별자치시청

한국철도공사

산청군청

광주광역시청

신천지예수교회

청심플란트치과