[브릿지 칼럼] 상표 등록 100%를 보장할 수 없는 이유

전소정 지심특허법률사무소 대표 변리사

그렇다면 상표 등록은 어째서 100%의 성공률을 보장할 수는 없는 걸까. 간단한 검색만으로 상표의 등록가능성을 미리 타진할 수 있다고 보는 고객들은 상표의 등록가능성을 100% 보장하지 못한다는 말에 실망하곤 한다. 하지만 이는 상표의 등록요건과 심사의 속성을 좀 더 깊이 이해한다면 생각을 바꿀 수 있다. 

실무에서 주로 문제가 되는 상표의 등록요건은 상표의 식별력 여부와 유사 여부이다. 식별력 여부는 해당 상표가 상품의 속성 등을 직접적으로 드러내는 말로만 구성되어 있는지 여부를 말한다. 예를 들어 ‘갈아 만든 배’ 주스는 배를 갈아서 만든 주스라는 상품의 속성을 직접적으로 표시한 상표이므로 식별력은 없다. 나의 상품과 타인의 상품을 구별하게 해주는 능력이 식별력인데 ‘갈아 있는 배’는 특정인에게 독점력을 인정해줄 만큼의 식별력을 갖추지 못하고 있음을 누구든 쉽게 받아들일 수 있다. 

문제는 식별력을 인정하기가 애매한 케이스에서 발생한다. ‘미녀는 석류를 좋아해’ 상표는 과연 식별력을 인정할 수 있을까? 실제로 특허청 심사 단계에서 거절되었던 이 상표는 이후 심판 단계에서 다시 등록결정 되었다. ‘미녀는 석류를 좋아해’는 이 주스를 마시면 미녀가 될 수 있다는 상품의 효능을 암시할 뿐 직접적으로 드러낸 상표는 아니라는 이유 때문이다. 그러나 특허청이 이후 심판 단계에서 결정을 번복했기 때문에 식별력 인정 여부에 다툼이 존재하고 있음을 말해준다. 

상표의 유사 여부도 사정이 다르지 않다. ‘민들레영토’와 ‘민들레’는 유사할까? 실제로 대법원까지 갔던 이 사건에서 결국 ‘민들레영토’ 라는 카페는 주지저명한 카페이고, ‘민토’라는 약칭으로도 자주 호칭되는 바 ‘민들레’만으로 구성된 상표와는 수요자들이 출처를 오인, 혼동할 가능성이 낮아보인다는 이유로 유사하지 않다고 판결했다. 

따라서 상표의 식별력 여부나 유사 여부는 심사나 판결에 있어서 ‘주관적’인 요소가 개입될 수 밖에 없다. ‘객관적’ 측정이 출원 초기부터 어렵기 때문에 상표의 등록가능성을 100% 보장한다는 것은 상표 등록 심사의 타고난 주관적 속성과 합치되지 않는다. 

따라서 변리사 등 대리인은 상표의 등록가능성을 100% 보장할 수는 없다고 하더라도, 대리인으로서의 노하우와 역량을 발휘하여 등록가능성을 최대한 정확하게 판단하고 등록가능성을 끌어올리는 방법을 제시할 수 있어야 하며, 의뢰인도 상표 등록의 주관적 속성을 좀 더 이해한다면 비용 체계에 대한 오해를 불식하고 상표의 등록가능성을 최대치로 끌어올리는 최선의 방법을 함께 도모할 수 있을 것이다.  

전소정 지심특허법률사무소 대표 변리사