[브릿지 칼럼] 상표권자에게 주어지는 독점할 권리와 사용할 의무

전소정 인탤런트 특허법률사무소 변리사

상표 등록 후에는 상표권자에게 사용할 의무가 주어진다. 상표권이라는 권리와 함께 그 권리에 상응하는 사용 의무도 함께 부과되는 것이다. 등록 후 3년까지는 여러 사업의 준비 기간 등을 고려하여 사용하지 않아도 불사용 취소심판의 대상이 되지 않으나, 등록 후 3년 이상까지 상표를 사용하지 않을 경우 언제든지, 누구에게나 불사용 취소심판의 대상이 될 수 있다.

최근 한 판례는 불사용 취소심판에서 등록된 ‘상품’의 법률적 의미가 쟁점이 된 사례가 있어 소개하고자 한다.

주로 온라인을 통해 ‘닭가슴살’ 등을 판매하고 있던 A업체는 ‘치킨 전문 음식점’을 하고 있던 B업체를 상대로, 해당 등록상표가 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았다는 이유로, 불사용 등록 취소심판을 청구하였다.

본 사안에서 주요 쟁점은 사건 취소대상 지정상품인 ‘구이통닭, 튀김통닭 등’에 이 사건 등록상표를 사용한 것이 해당 ‘상품’에 ‘사용’한 것으로 인정할 수 있는 지 여부였다.

이에 치킨 전문 음식점을 운영하고 있던 B업체는 이 사건 등록상표가 닭요리 전문점 음식점의 표지로 사용되었고, 해당 음식점에서 포장 또는 배달 상품으로 판매되는 구이통닭, 튀김통닭 등도 가맹계약을 통해 개별 상품으로 양산, 판매된 바 상표법상 상품에 해당된다고 주장하였다. 반면 A업체는 이 사건 취소대상 지정상품인 ‘구이통닭, 튀김통닭 등’은 반조리 또는 조리 상태로 대량생산되고, 수요자들은 편의점, 마트, 인터넷 쇼핑몰 등에서 구매되는 상품을 의미하는 것으로서, 실제로 해당 상표는 지정된 제29류의 상품 (유통, 양산을 목적으로 하는)에 사용되었다고 볼 수 없다고 주장하였다.

이에 법원은 피고의 주장을 인용하여 상표등록을 취소하는 것으로 결정했다. 본 사안을 통해 우리가 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같다.

실무에서 상담을 진행하다 보면 전문가가 아닌 일반인들은 특정 상표를 서비스업의 표지로만 등록했을 뿐인데도, 그와 연관되는 상품에도 상표권의 효력이 으레 미칠 것으로 기대하는 경우가 많다.

이번 판례역시 B업체는 닭요리 치킨전문점이라는 음식점업 (제43류)과 그에 연관된 구이통닭 등 상품(제29류)을 등록한 것만으로 필요한 상표권을 모두 확보했다고 간주했을 것이다.

그러나 사업의 확장가능성을 고려하여 상품(29류)에 대한 상표 등록가지 확보하는 것이 바람직한 전략이다. 그럼에도 음식점업(43류)에서 제공되고 있는 닭요리와 매우 유사한 통닭 등의 상품(29류)에 대해 상호를 3년 이상 사용되지 않았음을 이유로 불사용 취소당한 사실은 수요자 입장에서 당황스럽게 느껴질 수 있다.

그러나 상품과 서비스업이 점차 세부화되고 있는 거래 현실을 법원에서도 고려하기 때문에 서비스에서 제공되고 있는 상품과 동일한 성격의 상품이라는 이유로 무조건 적인 사용으로 간주되지는 않는다.

법적인 의미에서 상품과 서비스업의 구분은 여전히 유효하며, 서비스 출처 표시로 사용하는 행위와 상품 출처 표시의 사용행위 역시 명확히 구별되는 점을 유의해야 한다.

전소정 인탤런트 특허법률사무소 변리사